La recentissima ordinanza della Corte di Giustizia del 17 febbraio 2016 emessa nella causa c-396/15 ha rappresentato l’occasione per i giudici lussemburghesi di chiarire ancora una volta i principi cardine che sovraintendono alla possibilità o meno di registrare un prodotto conferendogli il valore e la tutela propria prevista per i soli marchi comunitari.
In effetti, secondo il regolamento n 207/2009 (articolo 8 ), che ha sostituito il precedente regolamento (CE) n 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore già precedentemente registrato, la richiesta di registrazione è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Al di là quindi del dato normativo, da cui non mi appare possa prescindersi, è evidente quali siano le conseguenze concrete per una società in caso di registrazione del marchio o al contrario di rifiuto. Infatti tale marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare quel nome su tutto il territorio dell’Unione Europea per 10 anni anche se alla scadenza è possibile procedere al suo rinnovo per altri 10 anni.
Il titolare del marchio ha quindi il diritto di vietare l’impiego a fini commerciali, di un qualsiasi segno identico o semplicemente simile ad un nuovo marchio comunitario che rischi di essere confuso con il proprio, opponendosi alla registrazione del nuovo prodotto e/o bene.
La nozione chiave su cui fondare il diritto alla registrazione appare prima facie quello della “distintività” nel senso che secondo una giurisprudenza costante costituisce “rischio di confusione” quello secondo cui il pubblico possa credere che i due differenti prodotti in comparazione possano provenire dalla stessa impresa o da imprese tra loro collegate commercialmente. Inoltre il rischio di confusione deve essere apprezzato globalmente secondo la percezione che il consumatore riceve tenendo conto di tutti i fattori caratterizzanti il prodotto in concreto analizzato e segnatamente dell’interdipendenza similare tra segni e caratteristiche come generalmente percepite.
Il consumatore medio ha infatti raramente la possibilità di effettuare una comparazione diretta ed immediata dei differenti prodotti, fidandosi invece dell’immagine, talvolta imperfetta, che conserva in memoria, (sentenza c-342/97) senza in realtà soffermarsi ad un esame fondato sui particolari dettagli (sent 334/05).
In concreto la Corte nella predetta ordinanza ha confermato la sentenza del Tribunale statuendo che l’Adidas può ben opporsi alla registrazione, come marchio comunitario, di strisce parallele apposte sul lato delle calzature sportive poiché similare a suo marchio precedentemente registrato.
Qui i due marchi:
Marchio di cui la Shoe Branding Europe ha chiesto la registrazione
Marchio invocato dalla Adidas per opporsi alla domanda della Shoe Branding Europe
Poiché l’UAMI (Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno) ha respinto la sua opposizione, l’Adidas si è rivolta nel 2014 al Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento della decisione dell’UAMI. Con sentenza del 21 maggio 20151, il Tribunale ha accolto il ricorso della Adidas, ritenendo che a torto l’UAMI avesse concluso per l’assenza di una somiglianza visiva tra i due marchi, quando invece l’impressione complessiva prodotta era, in un certo grado, simile in ragione di elementi manifestamente comuni (ossia l’esistenza di strisce parallele oblique, equidistanti, della stessa larghezza, che contrastano con il colore di base della calzatura e poste sulla parte laterale della stessa). Non soddisfatta dalla sentenza del Tribunale, la Shoe Branding Europe ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. La Corte, in particolare, rileva che correttamente il Tribunale ha constatato che l’UAMI non aveva sufficientemente motivato la sua valutazione sulla dissimiglianza dei marchi in conflitto, in quanto le differenze minori che sussistono tra gli stessi (ossia la diversa lunghezza delle strisce che dipende dalla diversa inclinazione) non sono tali da influenzare l’impressione complessiva data dalla presenza di larghe strisce oblique sulla parte laterale della calzatura.
Inoltre, la Corte dichiara che, nei limiti in cui il Tribunale ha considerato che le differenze relative al numero di strisce e alla lunghezza delle stesse non fossero sufficienti a rimettere in discussione le somiglianze esistenti tra i marchi controversi, esso ha operato una valutazione complessiva dei marchi in conflitto e, pertanto, non ha commesso errori di diritto
Con l'entrata in vigore, il 23 marzo 2016, del regolamento 2015/2424 recante modifica del regolamento sul marchio comunitario, l'UAMI diventa l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario diventa il marchio dell'Unione europea.
A cura di Luigi d’Agostino
Avv. Luigi D'Agostino, funzionario pubblico, membro eu-lab.org
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